IP Legal Drama – „teatralne” przedstawienie jak chronić swoją własność intelektualną

Szczecin, 30.09.2016r.

Dnia 28.09.2016 r. zespół Kancelarii Prawno-Patentowej Rafała Malujdy wraz z aktorami z Teatru Rozmaitości Gwitajcie przy pomocy odpowiadającego za wideorejestrację wydarzenia Pana Jarosława Daleckiego zorganizował w CKE Stara Rzeźnia w Szczecinie wydarzenie łączące w sobie elementy prawa i teatru, którego motywem przewodnim była ochrona praw własności intelektualnej pt.: „IP Legal Drama”.

Celem wydarzenia było przedstawienie wybranych zagadnień z obszaru ochrony praw własności intelektualnej w interesujący i zapadający w pamięć sposób. Wobec tego w Kancelarii Prawno-Patentowej Rafała Malujdy – radcy prawnego i rzecznika patentowego – zrodził się pomysł, aby zaangażować do tego przedsięwzięcia profesjonalnych aktorów, którzy w lekkiej i nieco żartobliwej formie zaprezentują krótkie scenki, po których nastąpi komentarz prawniczy.

Z racji tego, iż ochrona praw własności intelektualnej jest bardzo obszerną dziedziną wydarzenie skupiło się na przedstawieniu tego zagadnienia w dwóch prężnie rozwijających się ostatnimi czasy branżach: branży modowej i gier komputerowych.

Poniżej przedstawione zostało merytoryczne sprawozdanie z wydarzenia, jednocześnie publikujemy dodatkową informację medialną w tym zakresie w formie wideogramu: KLIKNIJ –> TUTAJ.

Program inscenizacji:

ip-legal-drama-program-final

AKT I

Ochrona praw własności intelektualnej w branży modowej

Scena I – Kto może być współautorem dzieła?

Scena obrazuje sytuację, gdy krawcowa szyje zaprojektowaną przez projektanta suknię. Po wykonaniu pracy cieszy się, że stworzyli wspólnie tak wspaniałe dzieło i że jej nazwisko również pojawi się na metce, co spotyka się z dużym zdziwieniem ze strony projektanta.

Krawcowa pozostaje w błędnym przekonaniu, że jest współautorem powstałego dzieła, czyli sukienki. Aby tak było między nią a projektantem musiałoby istnieć porozumienie w zakresie dążenia do stworzenia wspólnego dzieła i ich działanie w tym celu, a wkład krawcowej w powstanie dzieła musiałby mieć charakter twórczy, czyli charakteryzować się indywidualnością i oryginalnością. Przesłanek tych nie spełnia czynność samego uszycia ubrania polegająca de facto na pomocy technicznej. Zagadnienie to wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 stycznia 2006 r., sygn. akt I CK 281/05, stwierdzając, że proces tworzenia zmierza do uzyskania rezultatu procesu twórczego, którym jest projekcja wyobraźni osoby, od której pochodzi, natomiast praca o charakterze technicznym jest wynikiem zastosowania określonej wiedzy, sprawności, surowców, urządzeń bądź technologii. Zatem chcąc uchronić się przed ewentualnymi roszczeniami osób, z którymi pracujemy przy tworzeniu dzieła, należy na początku sprecyzować, na czym ma polegać ich pomoc i jednoznacznie ustalić, kto będzie występował, w jakiej roli, a więc przede wszystkim, komu będą przysługiwały prawa autorskie.

Scena II – Klientka u projektanta – jakie prawa przysługują klientce do produktu stworzonego na zamówienie?

W tej scenie klientka zamawia u projektanta wykonanie indywidualnego modelu torebki. Jest z niej bardzo zadowolona, ale oznajmia projektantowi, że raczej nie będzie już korzystać z jego usług, ponieważ ma znajomą krawcową, która w przyszłości mogłaby na pewno uszyć jej niemalże identyczny model. Mogłyby nawet sprzedawać takie torebki wśród koleżanek klientki. Pomysł ten nie spodobał się projektantowi.

W przypadku nabywania egzemplarza jakiegoś dzieła, przechodzi na nas prawo własności jedynie to tego konkretnego egzemplarza, nie przechodzą autorskie prawa majątkowe. Ma to znaczenie z perspektywy tego, co możemy robić z nabytym egzemplarzem. W scence klientka tworząc torebkę wzorowaną na nabytym oryginale wykonuje dzieło zależne, czyli opracowanie, adaptację cudzego utworu – ma do tego prawo, a takie dzieło jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego, lecz bez zgody autora dzieła pierwotnego nie można z opracowania korzystać i nim rozporządzać, a więc klientka nie może sprzedawać zmodyfikowanej torebki bez zgody projektanta.

Scena III – Przychodzi projektant do domu mody, czyli… jaką zawrzeć umowę?

Dyrektor domu mody chce, aby początkujący projektant zaprojektował dla niego kolekcję garniturów. Nie chce jednak podpisać z projektantem żadnej umowy.

Strony w tej sytuacji zawrą umowę o dzieło, która może być zawarta również w formie ustnej. Jednak z wypowiedzi dyrektora wynika, że jego intencją jest nabycie autorskich praw majątkowych do kolekcji garniturów. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej, aby była ważna! Jeżeli projektant nie zawrze z dyrektorem umowy na piśmie albo zawrze, ale nie będzie z niej wyraźnie wynikało, że przenosi autorskie prawa majątkowe, wówczas dyrektor uzyska tylko licencję niewyłączną (skuteczną tylko na terenie kraju, w którym ma siedzibę i tylko na 5 lat). Zatem trzeba pamiętać, że zamawiając u kogoś jakiegokolwiek typu dzieło i chcąc, aby to nam przysługiwały autorskie prawa majątkowe należy zadbać o zawarcie pisemnej umowy z odpowiednią klauzulą przenoszącą prawa.

Scena IV – Czy krawcowa może zastąpić projektanta?

Dyrektor domu mody chce, aby pod nieobecność projektanta, krawcowa, która z nim współpracowała, zaprojektowała kilka par butów. Krawcowa nie jest pewna, czy może to uczynić.

Krawcowa jest zatrudniona w domu mody na umowę o pracę, lecz celem tej umowy jest szycie ubrań, a nie ich projektowanie. W związku z tym nawet, gdyby zaprojektowała na prośbę dyrektora obuwie, to mimo tego, że krawcowa jest zatrudniona na umowę o pracę, to z chwilą przyjęcia przez dyrektora projektów nie nabyłby on do nich autorskich praw majątkowych. Do tego celu potrzebna byłaby dodatkowa umowa między stronami, czego dyrektor najwyraźniej nie jest świadom.

Scena V – Czy projektant może nie przyznać się do swojego dzieła?

Początkujący projektant zaprojektował dla dyrektora domu mody bardzo prostą i skromną kolekcję torebek dla młodzieży. Po kilku latach, gdy zyskał już renomę w świecie mody nie chce być kojarzony z tamtą kolekcją, która jednak wciąż jest w produkcji i jest sygnowana jego imieniem.

Projektant pracował u dyrektora domu mody na umowę o pracę, zatem ten nabył od niego z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe do kolekcji torebek i może je ciągle produkować. Jednak autorskie prawa osobiste pozostały przy projektancie, ponieważ te prawa są niezbywalne. Na początku kariery projektantowi zależało, by być uwidocznionym jako autor tych torebek, ale teraz nie chce być już z nimi kojarzony. Prośba projektanta może wydać się nietypowa, ale projektant ma prawo na podstawie przysługujących mu autorskich praw osobistych zażądać zarówno oznaczania torebek swoim nazwiskiem, jak i udostępniania tych utworów anonimowo. Zatem dyrektor domu mody musi przystać na jego prośbę.

Scena VI – GUCCI vs GUCIO – czy polska marka zagraża światowemu potentatowi?

Klientka skojarzyła nazwę „GUCIO” z ekskluzywną marką „GUCCI” i pomyślała, że sprzedawca oferuje jej obuwie znanej zagranicznej firmy, podczas, gdy było to obuwie polskiego producenta. Scenka ta oparta jest na kanwie faktycznego sporu, który wywiązał się między domem mody GUCCI a polskim producentem obuwia dziecięcego Gucio. GUCCI pozwało firmę GUCIO zaskarżając decyzję Urzędu Patentowego RP o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy GUCIO. GUCCI wskazał, iż polski producent obuwia dziecięcego, posługując się tak zbliżoną nazwą może wprowadzać klientów w błąd. Co więcej naraża dom mody na obniżenie jego renomy i godzi w jego dobrą sławę. We wniosku marka GUCCI zaznaczyła, że produkty, wśród których znajduje się również obuwie dziecięce, stały się wręcz „certyfikatem jakości” oraz kojarzone są z najwyższym luksusem. Polski producent wskazał natomiast, że nazwa GUCIO jest zdrobnieniem od imienia Gustaw i jako taka funkcjonuje na polskim rynku od kilku lat i jednoznacznie jest kojarzona ze specjalnym obuwiem produkowanym dla dzieci. Urząd Patentowy RP zdecydowanie opowiedział się za oddaleniem wniosku GUCCI. Decyzję tę potwierdził wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Zdaniem Sądu oba znaki nie są podobne i tym samym rejestracja nie narusza zasad współżycia społecznego. Co więcej Sąd przyznał, iż jak sam dom mody wskazał produkty marki GUCCI są towarami ekskluzywnymi, a nie skierowanymi do przeciętnego klienta, co tym bardziej zmniejsza ryzyko pomyłki.

Scena VII –  Rejestracja wzorów przemysłowych w branży modowej – czy to ma sens?

Dyrektor domu mody nie chce dokonać rejestracji wzoru przemysłowego z uwagi na niechęć do załatwiania spraw w urzędzie oraz ponieważ słyszał o tym, że nawet jak znak nie zostanie formalnie zarejestrowany w urzędzie to i tak przysługuje mu pewna ochrona.

Dyrektor domu mody dobrze słyszał. Oczywiście twórcy przysługuje ochrona prawnoautorska. Ale projekt modowy może zostać objęty również ochroną z tytułu własności przemysłowej jako wzór przemysłowy. O ile ochrona na gruncie prawa autorskiego przysługuje z mocy prawa, o tyle  rejestracja wzoru przemysłowego wymaga od autora pewnej aktywności. Należy jednak pamiętać o przysługującym prawie pierwszeństwa do uzyskania prawa z rejestracji na dany wzór przemysłowy, które trwa przez 6 miesięcy od momentu wystawienia wzoru przemysłowego w kraju lub za granicą na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej albo innej wystawie w kraju wskazanej przez Prezesa Urzędu Patentowego. W tym czasie możemy dokonać zgłoszenia w Urzędzie Patentowym swojego wzoru przemysłowego z pierwszeństwem przed innymi, co automatycznie daje nam pewien zakres ochrony.

Na gruncie przepisów unijnych istnieje również taka instytucja jak niezarejestrowany wzór wspólnotowy – chroniony krótkoterminowo przez okres maksymalnie trzech lat od daty pierwszego publicznego udostępnienia wzoru w UE, tj. od wystawienia produktu na sprzedaż poprzez wprowadzenie do obrotu lub wcześniejsze upublicznienie, musi być nowy i posiadać indywidualny charakter. Nie wymaga on dopełnienia żadnych formalności i jest bezpłatny, ale nie daje tak pełnej ochrony jak wzór podlegający rejestracji, chroni w zasadzie tylko przed kopiowaniem, ale w gruncie rzeczy w branży modowej zmorą jest właśnie kopiowanie. W związku z tym rozwiązanie to w pewnych aspektach dobrze wpisuje się w charakterystykę branży modowej, również z racji szybko przemijających w niej trendów, a więc braku potrzeby długotrwałej ochrony projektów.

Akt II

Projektanci gry komputerowej przychodzą do Inwestora…

W drugim akcie IP Legal Drama zobrazowana została sytuacja, gdy dwóch projektantów gry komputerowej szuka inwestora, który sfinansowałby produkcję i wprowadzenie gry na rynek. Projektanci nie mieli wcześniej styczności ze światem biznesu i nie wiedzą, w jaki sposób prowadzić negocjacje. Prawnik inwestora, który prowadzi rozmowę, wykorzystując swoją przewagę stosuje kilka sztuczek negocjacyjnych, a także proponuje projektantom szereg niekorzystnych z perspektywy ich interesów rozwiązań.

Scena rozgrywana jest w dwóch wersjach: pierwszej przedstawiającej, jak taka rozmowa nie powinna przebiegać i zawierającej szereg błędów oraz drugiej, poprawnej wraz z komentarzem prawniczym.

Komentarz nr 1

Na samym początku należy zauważyć postawę dwóch stron negocjacji. Prawnik inwestora od samego początku pokazuje swoją silniejszą pozycję negocjacyjną. Spóźnia się na spotkanie, protekcjonalnie zwraca się do twórców, pokazuje, że nie ma czasu. Ma to na celu uśpienie ich czujności.

Twórcy nie powinni również przychodzić do spotkanie nieprzygotowani. Nie powinni w trakcie negocjacji spierać się co do najważniejszych kwestii, powinni pokazać jedność.

Komentarz nr 2

Na samym początku twórcy mogą zaproponować podpisanie dwóch dokumentów:

1. Termsheet – jest to jeden z pierwszych dokumentów, który podpisywany jest w przypadku potencjalnej transakcji inwestycyjnej. Termsheet określa warunki brzegowe potencjalnej transakcji inwestycyjnej i stanowi bazę do dalszych negocjacji oraz przygotowania umowy inwestycyjnej. Termsheet jest dokumentem pomocniczym i nie stanowi wiążącej umowy pod względem prawnym.
2. Umowa o zachowaniu poufności (NDA) – umowa pomiędzy co najmniej dwiema stronami, które zobowiązują się do wymiany poufnych materiałów lub wiedzy z zastrzeżeniem ich dalszego nierozpowszechniania.

Rekomenduje się zawarcie tych dwóch dokumentów na samym początku dalszej współpracy.

Komentarz nr 3

Twórcy mogą podjąć współpracę z inwestorem w różny sposób. Najpopularniejszym i najlepszym jest założeniem spółki kapitałowej – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do której twórcy w zamian za swoją grę otrzymają określoną liczbę udziałów. Inwestor natomiast za swój wkład gotówkowy również otrzyma określoną liczbę udziałów. Twórcy powinni tak prowadzić rozmowy, aby zachować w spółce większą liczbę udziałów od inwestora nawet w przypadku gdy inwestor włoży w nią znaczne środki (nominalna wartość udziałów a realna wartość udziałów). Jednak sama ilość udziałów nie jest kluczowa. W umowie spółki powinny obowiązkowo znaleźć się zapisy dotyczące decyzyjności, podziałów ewentualnych zysków oraz podziału praw w przypadku likwidacji.

Komentarz nr 4

Twórcy jeśli czują się na siłach powinni zagwarantować sobie prawo do wskazania prezesa zarządu. Może być albo jeden z nich, albo ktoś przez nich wskazany. Nie powinno zostawiać się tego wyboru Inwestorowi, ponieważ to twórcy najlepiej znają produkt. Wskazanie przez twórców swojego prezesa zarządu ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia bieżących spraw spółki. Twórcy w żadnym przypadku nie powinni zgadzać się na propozycję inwestora, aby prezesem została osoba niedoświadczona oraz będąca pod wpływem inwestora.

Komentarz nr 5

Niekorzystna dla projektantów klauzula „drag along” –  inwestor może zmusić pozostałych wspólników spółki na podstawie zapisów umowy inwestycyjnej do przyłączenia się do planowanej przez niego transakcji sprzedaży udziałów. Gwarantuje to inwestorowi wyjście z inwestycji w każdym czasie i zmusza twórców do sprzedaży swoich udziałów wskazanej przez inwestora osobie. Może to doprowadzić do tego, że w momencie gdy gra zacznie osiągać sukces inwestor będzie chciał skorzystać z okazji i zażąda sprzedaży całej spółki podczas gdy twórcy będą jeszcze chcieli ją rozwijać.

Komentarz nr 6

Niekorzystna dla projektantów klazula „liquidation preference” – klauzula często spotykana w praktyce, zabezpieczająca interesy inwestora w momencie jego „wyjścia” ze spółki, przez sprzedaż akcji inwestorowi zewnętrznemu lub w przypadku likwidacji spółki. Klauzula określa sposób podziału środków pochodzących ze sprzedaży spółki lub jej likwidacji pomiędzy inwestorem, a założycielami i innymi akcjonariuszami. Przykładowo, w razie sprzedaży lub likwidacji spółki, inwestor może posiadać gwarancję odzyskania środków pierwotnie zainwestowanych w spółkę, powiększonych o uzgodnioną roczną stopę zwrotu, niezależnie od ceny uzyskanej za wszystkie akcje spółki oraz jej struktury właścicielskiej. Reszta środków może zostać podzielona według warunków uzgodnionych w statucie. Poprzez tą klauzulę inwestor tak naprawdę niczym nie ryzykuje, a zgadzając się na inwestycję powinien również wziąć na siebie ryzyko biznesowe. Może też się okazać, że cena sprzedaży spółki przyjmie taką cenę, że twórcy na sam koniec zostaną z niczym bowiem wszystkie środki będą przeznaczone najpierw na spłatę inwestora i jego procent zwrotu.

Rekomenduje się wielką uwagę przy zawieraniu takiej klauzuli oraz wyważenie interesów obu stron, należy bowiem mieć na uwagę, że inwestor musi być w pewien sposób być zachęcony do inwestycja a ta klauzula najlepiej to gwarantuje.

Komentarz nr 7

Niekorzystna dla projektantów klauzula „change control” – polega na tym, że twórcy chcąc sprzedać swoje udziały muszą uzyskać na to zgodę inwestora. Klauzula jest niekorzystna z tego powodu, że twórcy tracą tak naprawdę dowolność w rozporządzaniu swoimi udziałami i inwestor może na siłę trzymać ich w spółce. Inwestor ma więc kontrolę nad spółką i w połączeniu z wcześniejszymi klauzulami może skutecznie związać ręce twórcom. Inwestor może np. nie zgodzić się na bardzo korzystną ofertę dla twórców, dlatego, że nowy udziałowiec jest jego konkurentem w innym projekcie i inwestorowi zależy na tym, aby konkurent nie powiększył swojego rynku.

Zespół Rafał Malujda Kancelaria Prawno – Patentowa