Spory o domenę internetową i znaki towarowe: przegląd orzecznictwa 2020-2022
Posiadanie domeny internetowej to nieodłączny składnik każdego przedsiębiorstwa, pozwalający budować rozpoznawalność i tym samym znaczenie marki na rynku. W szczególności jest to istotne dla tych przedsiębiorców, którzy koncentrują swoją bieżącą działalność gospodarczą na oferowaniu towarów i usług w Internecie.
Truizm, jednak w biznesie jak w życiu – nie zawsze wszystko biegnie zgodnie z planem.
Jedną z takich sytuacji może być powstanie sporu o domenę internetową, który może zostać poddany pod rozstrzygnięcie wyspecjalizowanych sądów polubownych takich jak Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji; Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie czy The World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center (Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej).
Warto śledzić bieżące orzecznictwo tych sądów, gdyż dostarcza ono ciekawych spostrzeżeń z perspektywy domen internetowych, ale i kształtowania strategii ochrony znaków towarowych. Poniżej przedstawiamy wybrane orzeczenia, pochodzące z okresu 2020-2022.
Wyrok Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 28 maja 2020 roku, sygn. akt 55/19/PA
Stan faktyczny:
Włoska spółka prawa handlowego Pedrollo S.p.A., posiadająca zarejestrowany europejski znak towarowy „PEDROLLO” w 2019 roku ustaliła, że na terenie Polski działa przedsiębiorca, który zawarł umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej „pedrollo.pl” oraz „pedrollo.com.pl”. W związku z planowanym rozszerzeniem świadczenia przez siebie usług na terytorium Polski oraz brakiem możliwości skorzystania z najbardziej intuicyjnych nazw domen internetowych, odnoszących się do jej firmy, włoska spółka zdecydowała się na wytoczenie powództwa.
Pozwany przedsiębiorca stał na stanowisku, że zarejestrowanie domen internetowych „pedrollo.pl” oraz „pedrollo.com.pl” było normalnym postępowaniem umożliwiającym mu (podobnie jak innym dystrybutorom na terenie RP) sprzedaż towarów włoskiej spółki na polskim rynku.
Rozstrzygnięcie: Uwzględnienie powództwa, tj. uznanie, że pozwany przedsiębiorca naruszył prawa włoskiej spółki.
Decyzja Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sygn. akt: D2021-0018
Stan faktyczny:
Amerykańska firma farmaceutyczna Pfizer Inc., specjalizująca się m. in. w opracowaniu i dystrybucji leków, szczepionek, w tym szczepionek przeciw COVID-19, wytoczyła powództwo przeciw panamskiej spółce prawa handlowego, korzystającej z zarejestrowanej domeny internetowej „pfizer-biontech.com”. Zgodnie z ustaleniami Centrum Mediacji i Arbitrażu przy WIPO, Pfizer Inc. posiada liczne rejestracje słownych i słowno-graficznych znaków towarowych zawierających element słowny „pfizer” na całym świecie, w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych.
Pozwana spółka, w odpowiedzi na pozew, wskazała z kolei, że podjęte przez nią działania, w tym rejestracja domeny internetowej „pfizer-biontech.com” nie miały na celu wyrządzenia szkody po stronie Pfizer Inc., a jedynie pozwolić na zbudowanie w dobrej wierze oferty strony internetowej z blogiem i forum, z informacjami o możliwej szczepionce opracowywanej przeciw COVID-19. Tym samym panamska spółka wywodziła, że sporna nazwa domeny została zarejestrowana bez związku ze znakami towarowymi przysługującymi Pfizer Inc.
Rozstrzygnięcie: Uwzględnienie powództwa oraz zobowiązanie panamskiej spółki prawa handlowego do przeniesienia domeny „pfizer-biontech.com” na Pfizer Inc.
Decyzja Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sygn. akt: D2022-0009
Jeden z czołowych klubów ekstraklasy francuskiej – Paris Saint Germain FC – pozwał hiszpańską spółkę prawa handlowego o naruszenie praw do zarejestrowanych krajowych i europejskich znaków towarowych, w większości zawierających w sobie skrót „psg”.
Wspomniana pozwana hiszpańska spółka jest podmiotem, który zajmuje się nabywaniem i sprzedawaniem nazw domen internetowych na różnych platformach sprzedażowych, posiadająca wiele zarejestrowanych na siebie domen internetowych, w tym domeny „nftpsg.com” i „psgnft.com”.
Zgodnie ze stanowiskiem klubu, używanie przez hiszpańską spółkę domen „nftpsg.com” i „psgnft.com” narusza przysługujące mu prawa ochronne do znaków towarowych, wprowadzając zarazem użytkowników Internetu w błąd.
Hiszpańska spółka broniła się przed zarzutami, stając na stanowisku, że nigdy nie miała zamiaru odsprzedawać podmiotom trzecim zarejestrowanych domen „nftpsg.com” i „psgnft.com” oraz że rejestracja wspomnianych domen nastąpiła przed rejestracją znaków towarowych klubu piłkarskiego.
Rozstrzygnięcie: Uwzględnienie powództwa oraz zobowiązanie hiszpańskiej spółki do przeniesienia domen „nftpsg.com” i „psgnft.com” na klub piłkarski.
Decyzja Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sygn. akt: D2022-0012
Stan faktyczny:
Amerykański przewoźnik lotniczy American Airlines Inc. pozwał osobę fizyczną pochodzącą z Kambodży, posiadającą zarejestrowaną domenę internetową „americanairlines-flights.org”, o naruszenie przysługujących mu praw z tytułu zarejestrowanych znaków towarowych, o międzynarodowym zasięgu ochrony, zawierających oznaczenie „americanairlines”.
Zdaniem American Airlines nazwa domeny internetowej „americanairlines-flights.org” jest łudząco podobna do wspomnianych już znaków towarowych, wprowadzając tym samym w błąd użytkowników Internetu, wśród których są zarówno obecni, jak i potencjalni klienci amerykańskiego przewoźnika. Co więcej, zdaniem American Airlines, samo użycie w nazwie domeny cząstki „-flights.org” nie może zostać uznane za wystarczający element odróżniający działalność amerykańskiego przewoźnika i pozwanej osoby fizycznej.
Pozwana osoba fizyczna nie udzieliła odpowiedzi w zainicjowanym postępowaniu spornym.
Rozstrzygnięcie: Uwzględnienie powództwa oraz zobowiązanie pozwanej osoby fizycznej do przeniesienia domeny „americanairlines-flights.org” na American Airlines Inc.
Decyzja Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sygn. akt: D2022-0015
Stan faktyczny:
Niemiecki producent odzieży i obuwia Puma SE pozwał malezyjską spółkę prawa handlowego, posiadającą zarejestrowaną domenę internetową „pumaicolombia.com”, o naruszenie przysługujących mu praw z tytułu zarejestrowanych znaków towarowych „PUMA”, o unijnym i międzynarodowym zasięgu ochrony.
Zdaniem Puma SE nazwa domeny internetowej zawiera w całości element słowny zarejestrowanych znaków towarowych, wprowadzając tym samym w błąd użytkowników Internetu, korzystających z towarów oferowanych przez Puma SE na rynku globalnym. Dodatkowo, zgodnie z ustaleniami niemieckiej firmy, na domenie internetowej „pumaicolombia.com” sprzedawane były podrabiane towary Puma SE, co można zakwalifikować jako czyn nieuczciwej konkurencji.
Pozwana spółka z Malezji nie udzieliła odpowiedzi w zainicjowanym postępowaniu spornym.
Rozstrzygnięcie: Uwzględnienie powództwa oraz zobowiązanie pozwanej osoby fizycznej do przeniesienia domeny „pumaicolombia.com” na Puma SE.
Decyzja Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sygn. akt: D2022-0070
Stan faktyczny:
Francuski korporacja Sodexo postanowiła chronić przysługujące jej prawa do zarejestrowanych znaków towarowych, pozywając brytyjską firmę Domain Admin, z siedzibą w Wielkiej Brytanii, posiadającą zarejestrowaną jako jedną z wielu domenę internetową „sodexoho.info”. Podobnie jak w przypadku poprzednich decyzji, jakie zapadły przed Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, podstawą sformułowanych roszczeń francuskiego giganta były prawa ochronne do znaków towarowych, zawierające w sobie elementy słowne „sodexo” lub „sodexho”. Dodatkowo, Sodexo w czasie wytaczania pozwu posiadała zarejestrowane na swoją rzecz domeny internetowe takie jak: „sodexo.com”, „uk.sodexo.com”, „sodexho.fr” oraz „sodexho.com”.
Idąc dalej, Sodexo podniosło, że podobieństwo domeny internetowej „sodexoho.info” pozwanej firmy z zarejestrowanymi znakami towarowymi oraz domenami francuskiego giganta jest na tyle znaczące, że można je rozpatrywać w kategorii identyczności. Tym samym wysoce prawdopodobnym jest wprowadzenie w błąd przeciętnego użytkownika Internetu, że sporna nazwa domeny pochodzi od Sodexo lub jest z nia powiązana.
Pozwana firma z Wielkiej Brytanii nie udzieliła odpowiedzi w zainicjowanym postępowaniu spornym.
Rozstrzygnięcie: Uwzględnienie powództwa oraz zobowiązanie pozwanej osoby fizycznej do przeniesienia domeny „sodexoho.info” na Sodexo.
Jaki wniosek płynie z powyższego orzecznictwa? Na pewno warto zadbać o kompleksową ochronę swojej marki już na samym początku swojej obecności na rynku, nie tylko w postaci domeny internetowej, ale i znaku towarowego, nie zwlekając aż podmiot trzeci skorzysta z okazji i uniemożliwi lub utrudni nam dostęp do rynku, blokując skorzystanie z nazwy domeny, która najłatwiej kojarzy się klientom z budowaną przez nas marką.
Aby się przed tym jak najpełniej zabezpieczyć, zachęcamy do skorzystania z usług profesjonalistów, takich jak Nasza Kancelaria.
Michał Małas – aplikant radcowski